今回からは具体的な拒絶理由の対応について検討していきたいと思います。今回は新規性について解説します。新規性は、進歩性ともに通知される、最も一般的な拒絶理由です。
新規性とはなにか
まず、新規性とはなんでしょうか？「新規性」という語から「新規であること」が必要とは理解できますが、どういった風に新規であればよいのでしょうか？
特許法第２９条第１項
まずは特許法の条文を見てみましょう。新規性は特許法第２９条第１項に規定されています。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
誤解を恐れずにお伝えしますと、出願前に公然知られることになった発明（１号）、または公然知られる状況におかれた発明（２、３号）については特許を受けることができないというものです。「公然知られる」とは、守秘義務を有していない人に知られることを言います。要するに、「新規か否か」とは、「世の中からみて知られた発明か否か」であり、世の中で一番最初に発明したという意味ではありません。
一応、１号、２号に基づく拒絶もありますが、ほとんどの場合、発明を記載した文献（論文・特許文献）が引用されることが殆どです。
なぜ拒絶されるの？
それでは、なぜ新規性を有さない発明については特許を受けることができないのでしょうか。
特許制度では、新規な発明を公開する代償として特許権が与えられます。そうすると、すでに公開された、新規でない発明について特許出願を行って再度発明を公開しても、「新規な発明を公開」したことにはなりません。結果として代償としての特許権が与えられることはありません。
どのように対応すればよいか
それでは新規性違反の拒絶理由に対し、どのように対応すればよいでしょうか。
検討の流れ
対応の検討の流れとしては、主に、①拒絶理由の分析、②対応の検討、そして③意見書・手続補正書の作成・提出のフェーズに分かれます。
拒絶理由の分析
まずは、拒絶理由の分析です。まずは拒絶理由自体が適切かどうかを確認しましょう。審査官が一つの拒絶理由通知の作成にかける時間は非常に限られています。
基本は発明が引例に開示されているか否か
新規性の拒絶理由は、特許出願の請求項に記載した発明（本願発明）が引例に記載されていることが原因です。まずは、本当に引例に本願発明が記載されているか確認してみましょう。意外と審査官の認定が間違っていることも少なくありません。
また、新規性の拒絶理由が妥当であった場合でも、引例に記載された発明が本願発明と違うということで、困ってらっしゃる出願人の方もいらっしゃいます。これは、多くの場合、実際の製品と本願発明とを混同してしまったことが原因です。下の図を見てください。一般に、本願発明では、他社の模倣を予防するために実際の製品を包含しつつより広い範囲に設定されています。そして設定された範囲は特許請求の範囲の請求項に記載されます。
多くの場合、実際の製品と全く同じ構成の引用発明が挙げられることは少なく、たまたま本願発明に含まれるような別の技術が引用発明として挙げられることが殆どです。
引例に開示されていない構成が発明にあっても考慮されない場合もある
たまに、請求項に記載されている構成が引例に記載されていない場合であっても、それが全く考慮されない場合があります。
例１： 請求項１ 殺虫剤用の化合物Ｚ
例２： 請求項１ 高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる RC 積分回路
例１の場合、化合物Ｚが殺虫剤用であろうがなかろうが、化合物Ｚであることには変わりなく、下線部は本願発明の構成として考慮されません。化合物Ｚが引例に記載されていれば新規性は否定されます。
例２の場合も、高周波数信号をカットする、低周波数信号を通過させるという機能は、そもそもどのＲＣ積分回路も有する機能です。ＲＣ積分回路が引例に記載されていれば、黄色の下線部が開示されていないとしても新規性は否定されます。
このように、請求項に記載されている発明の構成も、審査のプラクティスによって考慮されたり考慮されなかったりします。特許庁の出している審査基準や裁判例を眺めながら確認していく必要がありますが、慣れないとちょっと大変です。
対応の検討
拒絶理由の分析を終えたら、対応を考えましょう。対応としては、主に２パターンです。補正するか、反論するか、です。
引例に記載されていない構成を自社出願書類から探して補正する
新規性の拒絶理由が妥当である場合には、引例に記載されていない構成を自社出願書類から探して限定する補正を行います。イメージとしては、下のような感じですかね。構成を本願発明に限定することで、本願発明の範囲は狭まります。これによって、引用発明が補正後の本願発明の範囲外になります。
補正内容は貴社の事業を保護していますか？
ここで、一点ご確認ください。補正後の本願発明は、貴社の事業（製品）をカバーしていますか？後々になって、実際の製品を保護していないことが判明した、というケースを稀に聞きます。なんでも特許になればよいということはありません。実効的な特許を取得する必要があります。
拒絶理由が適切でないと思う場合には反論する
新規性の拒絶理由が適切でない場合には反論します。その理由を第三者からみても理解できるよう丁寧に行います。
進歩性の拒絶理由も考慮する
ここで、留意点です。正直なところ、新規性の拒絶理由の解消は簡単です。しかしながら、新規性の拒絶理由が指摘されている場合には、必ず進歩性の拒絶理由も指摘されています。したがって、新規性の拒絶理由に加えて進歩性の拒絶理由も解消できるような構成を限定するようにしましょう。また、新規性の拒絶理由が反論のみで解消できる場合においても、進歩性の拒絶理由の解消ができない場合があります。新規性と進歩性はセットで解消を試みましょう。
意見書・手続補正書の作成・提出
最後は、決定した対応方針に基づいて意見書・手続補正書を作成し、提出します。基本的には対応方針に沿って素直に作成すればよいのですが以下の点、ご留意ください。
実際の製品と引用発明とを比較しない
比較すべきは、補正後の本願発明と引用発明です。実際の製品は、本願発明に含まれていますが、本願発明はそれ以外の発明も包含しています。実際の製品と引用発明との差を主張しても、あまり意味がありません。補正後の本願発明に引用発明が含まれないことを主張しましょう。
余計ないことは書かない
意見書の主張においては、余計なことを記載することはお勧めできません。新規性の主張の際に余計な主張を行うと、例えば、侵害訴訟時に包袋禁反言により権利行使が制限される可能性があります。
包袋禁反言
まず、特許出願の出願経過を「包袋」と言います。具体的には、出願書類を提出し、その後拒絶理由通知書や意見書・手続補正書、特許査定等々の特許庁－出願人間でやり取りを行いますが、これらをひっくるめて「包袋」と言います。
特許侵害訴訟においてはこの包袋において記載されたことは考慮され、包袋に記載された出願人の主張に反する主張を特許侵害訴訟において主張することはできません。
例えば、本願発明がＡだとして、拒絶理由通知への対応時に意見書で引用された発明a1が本願発明Ａに含まれていないと主張したとしたとします。その場合、侵害訴訟で被疑侵害品が発明a1であった場合には、本願発明Ａに発明a1が含まれていると主張することはできません。
意見書において余計な主張をして自身の権利を狭めないように注意しましょう。
