今回は進歩性について解説します。進歩性は、拒絶理由通知対応の中でも中心となる拒絶理由です。しっかりと理解していきましょう。
進歩性とはなにか
まず、「進歩性」とはなにか考えてみましょう。「進歩性」。知財に関係なく生きてきたらまず間違いなくなじみのない言葉です。その言葉からは何が何だか理解できません。進歩？これは、日本語の用語の当て方がよくないかなと思います。
英語ですと進歩性は”inventiveness”。日本語に訳すと発明性とか独創性とかになります。こちらの方が、進歩性を表す言葉としては、適切に感じます。ともあれ、条文を見てみましょう。
特許法第２９条第２項
進歩性は特許法第２９条第２項に規定されています。同条の第２項は第１項を引用するので、合わせて紹介します。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」は「当業者」とも言います。誤解を恐れずに言えば同業の他社です。「前項各号に掲げる発明」とは、新規性を否定する第２９条１項各号の発明、いわゆる「従来技術」です。
要するに、当業者が従来技術に基づいて容易に発明ができたとき（おもいつけるとき）には進歩性が否定されます。
なぜ拒絶されるの？
新規性の説明の際に、特許は新規な発明を公開する代償として与えられるとお伝えしました。それでは、新規な発明であればどのような発明でも特許を付与すべきでしょうか。
例えば、一般的に既存の発明にちょっとだけ簡単な工夫をして新規な発明とした場合、このような発明はだれでも思いつけてしまいます。だれでも思いつける発明については、あまり産業的な価値もなく強力な権利である特許権を与えるのは適切ではありません。そんな簡単な発明について誰かが特許を取得すると、産業の発達が阻害されます。
したがって、「従来技術から簡単には発明できない」というハードルを設けて、新規であってもあまりにも簡単な発明に特許が付与されることを防止しているのです。
とはいえ、クライアントの発明であれば、簡単な発明でもできる限り特許にするのが我々の仕事であり、我々の腕の見せ所なんですけどね。
どのように対応すればよいか
それでは進歩性違反の拒絶理由に対し、どのように対応すればよいでしょうか。
検討の流れ
対応の検討の流れとしては、主に、①拒絶理由の分析、②対応の検討、そして③意見書・手続補正書の作成・提出のフェーズに分かれます。
拒絶理由の分析
まずは、進歩性の拒絶理由が適切か検討しましょう。
基本的な考え方
進歩性は、「当業者が従来技術に基づいて容易に発明ができたとき」に否定されます（拒絶理由が発生します）。でも、審査を担当する審査官は、「当業者（同業他社）」ではありません。それに、実際に審査官は発明してみるわけではありません。どうやって、当業者が従来技術に基づいて容易に発明ができたかどうか判断しているのでしょうか？
論理付けの可否
一旦、特許庁が公表している審査基準を見てみましょう。
特許・実用新案審査基準 第III部第2章第2節 ２
審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。
考えてみると当たり前なのですが、審査官は、仮定の話として、自身が当業者になりきって従来技術から発明が容易にできるかどうかを、「理屈」が成り立つかどうかで判断しています。
少し余談ですが、考えてみてください。確かに審査基準上は上記のような審査が行われますし、それ以外に方法はないと思います。しかしながら、審査官は、決して「当業者」ではありません。大多数は大学を出て、公務員試験を受けて公務員となった方々です。発明をした方も多くはないでしょう（「任期付」という他業種から転職された方もいますが）。そして、あくまでも「机上」で考えた理屈です。もっとお伝えすると非常に短時間で審査をされていると伺ったこともあります。そうすると、審査官の認定が必ず適切ということはなく、むしろ認定が適切でなかったり、論理が粗いことも少なくありません。ご自身の目で拒絶理由をしっかりと検討することが大切です。
基本は「構成」と「効果」で考える
では、具体的にどのように論理付けが行われるのでしょうか。これについては、正確に理解するには審査基準を読んでいただくのが一番です。しかしながら、予備知識なく読んでも理解は難しいかと思います。参考までにリンクを置いておきますね。
要はですね、発明の「構成」と「効果」に着目して進歩性の判断を行います。
例を出して説明しますね。
例
本願発明： 構成A＋B 効果X＋Y
引用発明１： 構成A 効果X
引用発明２： 構成B 効果Y
本願発明の構成がA部材とB部材の組み合わせだったとします。この組み合わせにより効果はX＋Yという効果が得られます。
これに対し、従来技術として挙げられたのは引用発明１（引例１）と引用発明２（引例２）。引例１には、引用発明１として構成Aが記載されており、この構成Aによる効果Xと記載されています。同じように、引例２には、引用発明２として構成Bが記載されており、この構成Bによる効果Yと記載されています。
この時、審査官は、引用発明１、引用発明２のどちらかのうち技術として近い方を「主引用発明」として認定します。ここでは、引用発明１を主引用発明としましょう。主引用発明でない引用発明は「副引用発明」です。
審査官は、主引用発明である引用発明１の構成Aに対して、副引用発明である引用発明２の構成Bを組み合わせること、構成A＋Bとすることが容易か（簡単か）を検討します。ここまでが「構成面」での検討です。
次に、審査官は、構成Aに構成Bを組み合わせることが簡単だと考えた場合、本願発明の効果が引用発明１、２から予測可能かを検討します。今回、引用発明１では、構成Aから効果Xが、引用発明２では構成Bから効果Yが発生しますから、構成A+Bとした際に、効果はX＋Yとなることは簡単に予想が可能です。そうすると、本願発明の効果X＋Yは、引用発明１、２から予測可能であったとして進歩性が否定されます。ここが「効果面」での検討です。
引用発明から「構成」または「効果」が予想できなければ進歩性を主張可能
それではどうすれば、本願発明の進歩性を主張できるでしょうか。上記の思考回路から考えると、引用発明１と引用発明２とを組み合わせて構成A＋Bが難しい、あるいは、引用発明１と引用発明２とを組み合わせて構成A+Bとした際に効果がX＋Y＋αであり、引用発明１と引用発明２から予測不可能な効果であれば、引用発明１と引用発明２から本願発明を想起することは困難です。このような場合には、進歩性は肯定されます。要するに、本願発明の構成または効果が引用発明から予測することが難しいようであれば進歩性は肯定されます。
構成面の検討
それでは、構成面での検討に移ります。どのようにすれば、引用発明から本発明の構成を予想することが困難になるのか。
引用発明に本願発明の構成はそろっているか
まず、引用文献に本願発明の構成が本当に記載されているのか確認しましょう。例えば、上の例ですと、引例２に構成Bが記載されていないようであれば、そもそも引例１、２のどのように読んでも、構成A＋Bは思いつかないわけです。そういった場合には、進歩性は肯定されます。
審査官も完全ではなく、また、引例も読みづらい文章のこともあります。よくよく読むと全く違うことが書いてあった、ということもあります。
引用発明同士の組み合わせに無理はないか
次に、引用発明同士の組み合わせに無理はないか確認しましょう。例え、本願発明の構成が個別に開示されていても、その組み合わせ難しいようであれば、本願発明の構成を予測することは困難になり、進歩性は肯定されます。例えば、構成Aと構成Bとを組み合わせることが技術的に成立しないと従来考えられていた場合には、構成A＋Bを思いつくことは困難ですね。
不利に働く要素
(1)動機づけ
組み合わせが簡単だと思わせるような要素を「動機付け」と呼んでいます。以下のような記載が引用文献に記載されている場合には、動機付けがあるとして進歩性が否定されやすくなります。
(i) 技術分野の関連性
(ii) 課題の共通性
(iii) 作用、機能の共通性
(iv) 引用発明の内容中の示唆
逆に考えると、上記の要素がない場合には動機付けは否定され、組み合わせが簡単ではなくなります。例えば、主引用発明と副引用発明とで技術分野、課題が全く違うとか、そもそも求めている効果や目的が違う（作用、機能が異なる）とか、を主張できると進歩性は認められやすくなります。
（２）設計変更
簡単な設計変更だととらえられると、進歩性は否定されやすくなります。例えば、部材の長さを単純に変更しただけだったり、材料をありふれたものに替える、エタノールをメタノールに替える等の場合には、本願発明の構成の組み合わせが簡単だと認識されやすくなります。
（３）先行技術の単なる寄せ集め
知られた技術を単純に寄せ集めた場合にも、進歩性は否定されやすくなります。例えば、空気清浄機に加湿機能を追加する、、、簡単ですね。
有利に働く要素
有利に働く要素として代表的なのは、「阻害要因」です。引用発明同士を組み合わせることが難しい理由がある場合です。例えば、上の例で、構成Aと構成Bとを組み合わせることが従来知られたやり方だと技術的に不可能な場合には、構成A＋Bは簡単には思いつかないでしょう。また、「構成Bを採用すると問題が生じる」とどこかの引例に記載がある場合にも構成A＋Bは簡単には思いつかないでしょう。このような場合には、進歩性は肯定されやすくなります。
効果面の検討
引例に記載されていない効果は、有利な効果として参酌されます。例えば、上の例で引用発明１と引用発明２とを組み合わせて構成A+Bとした際に効果がX＋Y＋αである場合には、このαという部分は引例から思いつかないため、有利な効果として進歩性を肯定する要素となります。
すなわち、仮に発明の構成を当業者が思いつく場合であっても効果が当業者の予想を超えたものであれば、進歩性が認められてしまうのです。それでは、どのような効果であれば、進歩性が認められやすくなるのでしょうか。
特許庁の作成した審査基準では、数値限定の欄ではありますが、「同質であるが際だって優れたものである」効果、「異質な」効果が挙げられています。この考え方は、発明の効果を考える際に一定の目安になると思います。
同質であるが際だって優れたものである効果
こちらは、既存の技術が有する効果の延長線上の効果です。例えば、材料Ｘにおいて引張強度が重要であることが知られていたとします。材料Ｘにおいて引張強度が１０～２０の範囲にしかならないといわれていたと際に、材料Ｘに成分Ａを添加すると引張強度が３０になったとします。
このように既存の技術が有する効果の延長線上であり、かつそれが予想の範囲を超えた場合には、発明の効果が考慮されます。
異質な効果
こちらは、「思ってもみなかった効果」がでるという場合です。例えば、成分Aは、添加剤で、ある材料Xに添加すると引張強度が向上することが知られていたとします。ところが、材料Xと類似した材料Yに対して成分Aを添加してみると、なんと材料Yの表面の摩擦力が向上したというような場合です。引張強度を向上させる添加剤を添加すると摩擦力の向上という別の効果が発現することは従来から知られていたことではありません。従来から知られている効果とは異なる効果を「異質な効果」と言います。このような効果は、確かに予想外ですね。
どちらの効果が有利か
正直なところ、どちらの種類の効果であっても、予想を超えた場合には、考慮されます。
しかしながら、「同質であるが際だって優れたものである効果」の場合、どの程度であれば、「際立って優れている」のか非常に曖昧です。正直なところ技術分野にもよるところがあります。そして、技術者でもない審査官がその程度を独断で決めることになりますので、正直なところ泥仕合になりやすいのが実情です。
一方で、「異質な効果」の場合、従来技術として知られているか否か（引用文献に記載されているか否か）で判断されるため、当業者の予想を超えることが分かり易いというメリットがあります。正直なところ、特許出願の審査という観点からみると、「異質な効果」の方が進歩性が認められやすいような傾向があります。
留意点
発明の一部でも引用文献から予想可能であれば進歩性は否定される
新規性でも同じようなことをお伝えしましたが、本発明には範囲があります。そして、この本願発明の範囲は、実際の製品をカバーし、競合品を排除できるように、通常、実際の製品とは離れた部分までカバーされています。そうすると、実際の製品とは関係のない本願発明の一部について引用発明から到達可能であれば、進歩性は否定されてしまいます。
後知恵はないか
ありがちなのですが、発明というものは思いつくまでは大変ですが、思いつくと非常に単純であったりします。審査官は、まず、出願書類を読んで本願発明を理解してから、引例を調査します。そうすると、本願発明の構成要素の組み合わせが簡単に見えてしまう時があります。本願発明の内容を踏まえて論理付けを行うこと、これを「後知恵」と呼びます。
あくまでも、当業者は、本願の出願時の時点の知識しかなく、本願発明を知りません。この点をスタートとして、議論が行われているのか、留意してください。後知恵の場合には、その反論が可能です。
対応の検討
分析が終わったら、対応を考えます。では、どのように対応すればよいのでしょうか。
発明の構成または効果を引用発明から予想できないようにする
対応の方針としてはシンプルです。本願発明の構成と効果が引用発明から予想可能であるから進歩性が否定されるのであれば、本願発明の構成または効果を引用発明から予想できないようにしてしまえばよいのです。
構成面での対応
まず、構成面での対応を考えていきましょう。構成面で考える場合には、補正を行う場合と反論を行う場合とが考えられます。但し、反論を単純に行うと泥仕合になりうるため、補正と共に反論を行うことが一般的です。
発明を引例に記載されていない構成で限定する
まず、考えられるのは補正です。補正で最もシンプルな対応は、引例に記載されていない構成で本願発明の構成を限定することです。例えば、上の例ですと、引例に記載されていない構成Ｚで本願発明の構成Ｘ＋Ｙを限定して、構成Ｘ＋Ｙ＋Ｚと補正することが考えられます。引例には構成Ｚが開示されていませんから、引例１、２の記載をどのように掘り起こしても構成Ｚは、引例１、２から予想することができません。
引用発明の組み合わせに無理があることを主張する
反論を行う場合には、引例同士の組み合わせが困難なことを主張することが考えられます。例えば、動機づけがない、阻害要因がある旨を主張すること等です。
上記の例では、引用発明１と引用発明２とで技術分野が大きく異なり引用発明１と引用発明２とを組み合わせる動機づけがない、あるいは引用発明１と引用発明２とを組み合わせると、従来技術的に矛盾すると考えられており、実現不可能であるから阻害要因がある等々の主張が考えられます。
阻害要因の主張は進歩性主張の切り札
中でも、阻害要因の主張は適切であれば、進歩性の主張が非常に通りやすい傾向にあります。これは、動機づけの有無のような議論の場合、どうしても審査官・出願人双方の主観が交錯して泥仕合になりやすいのに対し、阻害要因の場合、理屈が適切であれば組み合わせの可否は明確に判断できるため審査官・出願人双方の主観が入りにくくなるためです。
効果面での対応
仮に構成自体がありふれていても、その構成から得られる効果が引用発明から予期できなければ進歩性は認められます。構成の検討を行うのは基本ですが、常にその効果もセットで検討してください。
引用文献に記載されていない効果を主張する
主張する本願発明の効果は、引用発明から予期できない、これが基本です。分かり易いのが、引例に記載されていない効果です。ただし、主引例に記載いされていないだけで、主引例の構成ですでに達成した効果であれば、主張してもあまり意味がありません。
効果が明確になるように補正を行う
引例に記載されていない効果があったとしても、本願発明のうち一部の効果であっては適切な主張にはなりません。発明には範囲があり、その範囲全体で効果主張できないことには、効果が発現できない部分については進歩性なしと認定されてしまいます。結果、出願ごと拒絶されることになります。
このために、本願発明の効果がしっかりと主張できない部分を削除する補正を行うことがあります。
発明の前提を考える
一見、本願発明と引用発明とで同じような効果が発現するようにみえても、実は全く効果が異なることがあります。それは発明の前提です。引用発明がなされたのが本願発明よりも２０年前だったとしましょう。技術は常に進歩しています。例えば、半導体集積回路の短絡（ショート）防止の技術だったとして、半導体の線幅が異なる２０年前と現在とでは、全く違う次元で短絡防止を行っています。このような場合、技術の背景の違いを意見書中で適切に説明することで本願発明の効果を主張することが可能になる場合があります。
実験成績書を提出できるか
審査においてはどのような引例が引用されるかは審査官次第です。出願人が選ぶことはできず、予想外の引例が引用されることも少なくありません。結果、出願明細書に適切な実験例が用意されないことがあります。このような場合に、引用発明と本願発明とを比較する実験を行って実験成績証明書として提出することが可能です。
意見書・手続補正書の作成・提出
最後は、決定した対応方針に基づいて意見書・手続補正書を作成し、提出します。基本的には対応方針に沿って素直に作成すればよいのですが以下の点、ご留意ください。
実際の製品と引用発明とを比較しない
よくあります。実際の製品の効果を主張しても、本願発明には範囲があります。本願発明全体の構成・効果を引用発明と比較すべきです。場合によってはそのまま拒絶されてしまいます。
実施可能要件・サポート要件との兼ね合いに気を付けて主張を行う
進歩性の主張では、本願発明の構成にすることが難しいことを主張します。あまりに諄く難しい・予想できないと主張してしまうと、審査官はそもそも本願発明を実施できるのか疑ってしまうこともあります。兼ね合いに気を付けながら主張を行いましょう。
