今回は拡大先願について解説します。拡大先願は、あまり通知されませんが、新規性と対応が似ているため、まとめて説明します。
拡大先願とはなにか
拡大先願は、準公知とも呼ばれる拒絶理由であり、別の記事で説明する先後願と新規性の拒絶理由の両方の性質を有します。
特許法第29条の2
まずは特許法の条文を見てみましょう。新規性は特許法第29条の2に規定されています。
第二十九条の二
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
驚くほどわかりにくいですね。。。大雑把に赤字の部分を説明します。先行出願(特許出願または実用新案登録出願)が存在したとします。そしてこの先行出願は、いずれ公開されます。特許出願の場合には、出願から1年6月後に公開公報が発行され、実用新案登録出願の場合には、設定登録時に公報が発行されます。
そして、その先行出願の出願日後、公開前に本願の出願が行われた場合、本願発明が先行出願の明細書等に記載されていると、この拡大先願に基づき拒絶されます。
なぜ拒絶されるの?
それでは、なぜ拡大先願の拒絶理由に該当すると拒絶されるのでしょうか。これには2つの考え方があります。「拡大先願」と「準公知」です。
拡大先願
拡大先願の観点は、審査制度上の都合からの考え方です。先行出願には、審査の確定まで補正が行われる可能性があり、その特許請求の範囲に記載される発明は変動します。そうすると先行出願の特許請求の範囲が確定するのは審査終了時であり、本願の審査について先願の拒絶理由を検討するには、先行出願の審査終了を待つ必要が出てきます。
このように先行出願の審査結果を待っていると、本願の審査がはかどりません。したがって、先行出願について通常特許請求の範囲にのみで判断される「先願」の地位を先行出願の出願書類全体(特許請求の範囲、明細書、図面)に与えて、先行出願の審査結果を待つまでもなく本願の審査を行おうというのが、「拡大先願」の考え方です。
準公知
特許制度では、新規な発明を公開する代償として特許権が与えられます。そうすると、先行出願の出願書類に記載された事項は、どこかの段階で公開されます。そうすると、本願発明が先行出願の出願書類中に記載されていると、本願は、「新規な発明を公開」したことにはなりません。結果として代償としての特許権が与えられることはありません。新規性についての「公知」に準じた考え方として「準公知」と呼ばれます。
どのように対応すればよいか
それでは拡大先願の拒絶理由に対し、どのように対応すればよいでしょうか。
検討の流れ
対応の検討の流れとしては、主に、①拒絶理由の分析、②対応の検討、そして③意見書・手続補正書の作成・提出のフェーズに分かれます。
拒絶理由の分析
まずは、拒絶理由の分析です。まずは拒絶理由自体が適切かどうかを確認しましょう。実は、拡大先願の対応は、新規性の対応と同一です。
基本は発明が引例に開示されているか否か
拡大先願の拒絶理由は、特許出願の請求項に記載した発明(本願発明)が引例に記載されていることが原因です。まずは、本当に引例に本願発明が記載されているか確認してみましょう。意外と審査官の認定が間違っていることも少なくありません。
発明者が同一または出願人が同一の場合には、拡大先願は適用されない
こちら拡大先願の例外です。発明者が同一または出願人が同一の場合には、拡大先願は適用されません(条文の青字部分)。この点で審査に誤りがあることは稀ですが一応確認しておきましょう。
発明者が同一
審査基準上、先行出願の発明者と本願の発明者とは完全に同一である必要があります。例えば、先行出願で3人発明者A,B,Cがいれば、本願の発明者もA,B,Cである必要があります。A,Bの場合、A,B,C,Dの場合、A,B,Dの場合には、拡大先願が適用されてしまいます。
出願人が同一
先行出願の出願人と本願の出願人とは、本願出願時において同一である必要があります。拒絶理由が指摘されて慌てて出願人を変更しても無駄です。また、出願人は完全に同一である必要があります。
対応の検討
拒絶理由の分析を終えたら、対応を考えましょう。対応としては、新規性同様主に2パターンです。補正するか、反論するか、です。
引例に記載されていない構成を自社出願書類から探して補正する
拡大先願の拒絶理由が妥当である場合には、引例に記載されていない構成を自社出願書類から探して限定する補正を行います。イメージとしては、下のような感じですかね。構成を本願発明に限定することで、本願発明の範囲は狭まります。これによって、引用発明が補正後の本願発明の範囲外になります。
補正内容は貴社の事業を保護していますか?
ここで、一点ご確認ください。補正後の本願発明は、貴社の事業(製品)をカバーしていますか?後々になって、実際の製品を保護していないことが判明した、というケースを稀に聞きます。なんでも特許になればよいということはありません。実効的な特許を取得する必要があります。
拒絶理由が適切でないと思う場合には反論する
拡大先願の拒絶理由が適切でない場合には反論します。その理由を第三者からみても理解できるよう丁寧に行います。
進歩性の拒絶理由もは考慮しなくてもよい
新規性とは異なり、拡大先願の拒絶理由では進歩性を考慮する必要がありません。なぜなら、引用された先行出願は本願出願時に公知文献ではないからです。したがって、先行出願の記載と少しでも異なるように本願発明を変更すれば、拡大先願の拒絶理由は解消できます。
意見書・手続補正書の作成・提出
最後は、決定した対応方針に基づいて意見書・手続補正書を作成し、提出します。基本的には対応方針に沿って素直に作成すれば問題ありません。