今回からは記載要件について検討していきます。今回は実施可能要件について解説します。
実施可能要件とはなにか
実施可能要件は、明細書に関する拒絶理由で、サポート要件とともに通知されることも多い拒絶理由です。実施可能要件は、「請求項に記載した発明を実施できるように」明細書が記載されていること要求します。どちらかというと、化学・バイオ系の出願でよくみられる拒絶理由です。
特許法第36条第4項第1号
まずは特許法の条文を見てみましょう。実施可能要件は特許法第36条第4項第1号に規定されています。括弧部分は、私の方で分かり易いように追記した部分です。
第三十六条
4 前項第三号の発明の詳細な説明(明細書)の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)がその(請求項に発明の)実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
要するに、明細書の記載は、当業者が請求項に記載の発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであることを要求しています。なお、特許出願においては、請求項に記載の数に応じた数の発明について特許権が請求されていますから、拒絶理由は請求項ごとに判断されます。明細書の記載要件なのに不思議ですね。
なぜ拒絶されるの?
それでは、なぜ実施可能要件を満たさない出願については特許を受けることができないのでしょうか。
特許制度では、新規な発明を公開する代償として特許権が与えられます。そうすると、発明を十分に公開していない特許出願に対して、特許権を付与するのは適切ではありません。明細書においてどのように発明を公開すればよいのかという基準として、特許法第36条第4項第1号が存在し、拒絶理由となています。
どのように対応すればよいか
それでは実施可能要件違反の拒絶理由に対し、どのように対応すればよいでしょうか。
検討の流れ
対応の検討の流れとしては、主に、①拒絶理由の分析、②対応の検討、そして③意見書・手続補正書の作成・提出のフェーズに分かれます。
拒絶理由の分析
まずは、拒絶理由の分析です。まずは拒絶理由自体が適切かどうかを確認しましょう。審査官が一つの拒絶理由通知の作成にかける時間は非常に限られています。当然誤りもあり得ます。
基本は発明が明細書の記載に基づいて実施可能か否か
まず、指摘された請求項に記載の発明について、明細書が実施可能に書かれているかを確認します。ここで、いくつか留意点です。
実施可能であること
「実施可能である」こととはなんでしょうか。特許実用新案審査基準にも記載されていますが、実施可能であることの基準は発明のカテゴリーによって変わります。
「物の発明」の場合
物の発明の場合、以下の3つのことが可能であれば、実施可能であるといえます。
(1) 「物の発明」について明確に説明されていること
(2) 「その物を作れる」ように記載されていること
(3) 「その物を使用できる」ように記載されていること
ここで、曲者なのは、(3)です。物を使用できる際には、その物(の各成分)について一定の作用が示されなければなりません。化学やバイオ系の発明の場合、実験してみないとわからないことも少なくなく、通常、実施例(実験例)が必要です。
「方法の発明」の場合
方法の発明の場合、以下の2つのことが可能であれば、実施可能であるといえます。
(1) 「方法の発明」について明確に説明されていること
(2) 「その方法を使用できる」ように記載されていること
「物を生産する方法の発明」の場合
物を生産する方法の発明の場合、以下の2つのことが可能であれば、実施可能であるといえます。
(1) 「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていること
(2) 「その方法により物を生産できる」ように記載されていること
出願時の技術常識は考慮してもよい
本拒絶理由において、発明を実施する(仮想)主体は、当業者です。当業者は素人ではありません。一般的な技術常識を有しています。したがって、出願時に公知になっている技術常識は考慮して問題ありません。
例えば、方法の発明で、A~Cステップが存在し、A,Bについては明細書に十分な記載がある一方で、Cについては、明細書にあまり記載がなかったとします。ここで、Cステップが出願時に十分に知られていた場合には、当業者は、明細書の記載と、知られているCステップの情報に基づいて、A~Cステップを実施できるはずです。このような場合、明細書にCステップが十分に記載されていないという理由で実施可能要件違反が指摘された場合、出願時の技術常識に基づいて実施できると反論することも可能です。
なお、出願時の技術常識に基づいて実施可能だと反論する場合には、説得するための材料として、出願日以前に出版された(公知になった)技術文献を証拠として提出することが好ましいです。審査官が、技術常識を知っているとは限りませんから。
化学・バイオ系の発明では実施例を中心に考える
上述しましたように、発明を実施することができるとは、物や方法を使用できる必要があります。この場合において、その物(や方法)について一定の作用を示すために、通常、実施例(実験例)だとお伝えしました。しかし、各実験例は、発明中の条件を固定した一点でしかありません。発明は範囲を有しています。一点の実験例により、作用や効果を証明したとして、発明全体に広げることができるでしょうか。
やはり、1点(1つの条件)の実験例の場合、そこから同様の効果が得られると予測できる範囲は限られています。大きく条件が変わった場合には、同様の効果が得られるかは不明です。
次に、複数の条件の実験例がある場合はどうでしょうか。例えば、パラメータXがあったとして請求項にはXが1~100であることが記載されていたとします。そして、実施例1ではXが20、実施例2ではXが90で、それぞれ同様の効果が得られたことが明細書に記載されていたとします。
そうすると、Xが20~90の範囲については、恐らく同様の効果が得られるでしょう。そして、恐らくですが、Xの20付近、90付近でも恐らく同様の効果が得られるでしょう。以上のように、実施例を組み合わせると、効果が得られると予測できる範囲が広がります。
このように、化学・バイオ系では実施例を主たる基準として実施可能要件が判断されますが、明細書に記載された実施例を組み合わせて発明のどの程度まで効果が得られると予測できるか検討してみましょう。予測できない部分については、実施できないため、実施可能要件の指摘は妥当ということになります。
他の分野の場合。
他の分野では、正直なところ、あまり実施可能要件違反は指摘されません。それは、上述した実施例の問題がないからです。例えば、機械分野の場合、きちんと各部品の構成を記載すれば、どのような作用でどのような効果が得られると理解できてしまいます。情報処理に至っては、記載した大抵のステップや構成は、プログラミングやハードウェア構成を工夫すれば実現できてしまいます。基本的には実施形態において発明の構成をしっかりと記載すれば実施可能要件は指摘されません。
このような分野では、権利範囲をとにかく欲張って、請求項に記載される発明の範囲が非常に広い場合に実施可能要件違反が指摘されます。
あるいは、明細書で発明を十分に書いていない場合に指摘されます。例えば、部品Yが公知でないのにも関わらず、「部品Y」という名称のみ記載すると、実際に発明を実施しようとする当業者は、部品Yを製造することも購入することも難しいですね。
審査官の主観的要素が強い
本拒絶理由は、審査官の主観的要素が比較的強く反映されます。実験例から、どこまで発明の効果が得られるかについて明確な線引きをすることは一般論として不可能です。となると審査官の主観が入るのは避けて通れません。この点は、対応時に重要なので、留意しておきましょう。
審査官の示唆がある場合がある
多くの場合で、審査官は、どこまで限定すれば拒絶理由が解消するか提示してくれています。妥協できる範囲であれば、審査官の提案に乗ると、拒絶理由は(まず)確実に解消します。
対応の検討
拒絶理由の分析を終えたら、対応を考えましょう。対応としては、補正する、補強する、反論する、のパターンの組み合わせとなります。この組み合わせを考慮して、発明の範囲をなるべく減縮しないように、対応後の発明の範囲が最大化するように工夫します。
補正して発明の範囲を狭める
実施可能要件違反の拒絶理由が妥当である場合には、発明の範囲を減縮する補正を行います。実施例等の明細書の記載を睨みつつ、発明の範囲を減縮してください。
なお、まったく補正を行わないと、審査官の拒絶理由を全否定していることとなり、審査官への心証がよくないことから、発明の範囲を実質的に減縮しないような形式的な補正を行って妥協したようにみせかけるのも悪くない手です。審査官も折れやすくなります。
補強する
審査官が技術常識を考慮していない、あるいは、審査官が発明の効果を十分に考慮してくれていないかもしれません。このような場合、証拠を提出して、発明を実施できる根拠を補強することにより拒絶理由を解消することがあり得ます。
技術常識を示す証拠を提出する
審査官が技術常識を理解しておらず、発明が実施できないと判断される場合があります。このような場合には、技術常識を示す証拠、例えば文献を示すことが有効です。
例えば、方法の発明で、A~Cステップが存在し、A,Bについては明細書に十分な記載がある一方で、Cについては、明細書にあまり記載がなかったとします。ここで、Cステップが出願時に十分に知られていた場合には、当業者は、明細書の記載と、知られているCステップの情報に基づいて、A~Cステップを実施できるはずです。
このような場合、明細書にCステップが十分に記載されていないという理由で実施可能要件違反が指摘された場合、Cステップに関する文献を提出して、出願時の技術常識に基づいて実施できると反論することも可能です。
なお、実施可能要件において考慮されるのは出願時の技術常識です。ですから、出願日よりも前に公知になった証拠を提出しましょう。
実験成績書を提出する
化学・バイオ系の出願ではよく行う方法です。化学・バイオ系では、結局のところ、実施例と請求項に記載の発明とを比較し、実施例で効果を確認できる発明の範囲よりも請求項に記載の発明の範囲の方が広い場合に(請求項に記載の発明の範囲の中に実施できない部分がある場合に)実施可能要件違反が撃たれます。
専門家の皆様の批判を覚悟の上、誤解を恐れずざっくりとお伝えしますと、実施例を追加して、効果を確認できる発明の範囲を広げてしまえばよいのです。このために、実験成績証明書に追加の実施例を記載して提出することにより、拒絶理由が解消することがあります。
なお、一旦出願した出願書類に追加の実施例を記載することはできません。したがって、意見書を提出する際に、実験成績証明書を添付するか、追加の実施例を意見書中に直接記載することになります。また、原則として、追加の実施例の構成とその効果は、本来明細書中に記載されていなければなりません。実施例の追加については、微妙な判断基準が求められるケースが多いため、対応してくれている弁理士に相談してみましょう。
反論する
以上の対応を総合して(補正後の)請求項に記載の発明がその全範囲にわたって実施可能であることを説明しましょう。「全範囲にわたって」というところが重要です。請求項に記載の発明の一部でも実施できないと、やはり実施可能要件違反です。
出願時の技術常識について記載する際は、、
出願時の技術常識について記載する際には留意が必要です。発明は、「出願時の技術常識」と「明細書の記載」とに基づいて実施可能要件であることが要求されています。これをですね、発明が「出願時の技術常識」に基づいて実施可能であると記載してしまうと、従来技術より発明が簡単であること、すなわち発明が進歩性を有さないことを自白しているようにも見えてしまいます。あくまでも「明細書の記載」に基づいた議論であることを明確に記載しましょう。
意見書・手続補正書の作成・提出
最後は、決定した対応方針に基づいて意見書・手続補正書を作成し、提出します。基本的には対応方針に沿って素直に作成すればよいです。留意点もこれまでの拒絶理由対応とあまり変わりありません。
意見書・手続補正書案の事前提示
こちら、個人的にお勧めの方法です。上述しましたように、実施可能要件違反は、審査官の主観がどうしても入ってしまいます。審査官は、どの範囲まで減縮すれば拒絶理由が解消するかの示唆をしてくれることもありますが、では、その範囲からどこまで広げても大丈夫かは不明です。
したがって、意見書案、手続補正書案をまず作成し、弁理士に審査官とコンタクトを取ってもらい、意見書案、手続補正書案を送付します。そうすると、審査官は、案を検討しこれで問題ないか否かについて意見をしてくれます。問題ないとの意見の場合、その案をそのまま正式な意見書・手続補正書として提出すればほぼ確実に実施可能要件違反については解消します。
少し手間はかかりますが、とりあえず意見書・手続補正書を提出して、拒絶査定となったり、再度拒絶理由通知書が出されると目も当てられません。また、弁理士費用も一般的に高くはありませんし、特許庁の費用は発生しません。確実かつ低コストで拒絶理由の解消が可能な手段であり、お勧めです。