今回は、発明該当性について解説します。
発明該当性とはなにか
特許法は、「発明」について特許権を付与します。特許権は、他社の発明の実施を排除する強力な権利（独占排他権）ですから、発明でないものに対してまで特許権を付与することは適当ではありません。このため、特許法では、発明該当性の要件を設け、発明に該当しない場合については特許できないこととしています。
特許法第２９条第１項柱書、第２条第１項
早速、特許法の条文を見てみましょう。発明該当性は特許法第２９条第１項柱書に規定されています。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
この赤字の「発明」というところで、発明該当性が規定されています。反対解釈すると発明でなければ特許を受けることができないとも読めますね？ところで、そもそも「発明」ってなんでしょうか？これは、特許法第２条第１項に定義されています。
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
「高度」というところは、実質的に判断されない要件でして、ポイントは「自然法則の利用」、「技術的思想の創作」の２点になります。今回は、説明の都合上、ここで条文について具体的に考えていきます。以下では、特許実用新案審査基準の記載を参照しながら説明します。また、ここで検討する「発明」はあくまでも特許法上の発明です。特許法から離れてなにを発明と言うのも自由です。
自然法則の利用
特許法上の発明であるためには、自然法則を利用している必要があります。特許実用新案審査基準では、自然法則を利用していない例として以下の類型を挙げています。
(i) 自然法則自体
(ii) 自然法則に反するもの
(iii) 自然法則を利用していないもの
(i) 自然法則自体
発明は、自然法則を利用する必要があります。したがって、自然法則自体は発明には該当しません。自然法則としては、万有引力の法則やエネルギー保存の法則などです。
(ii) 自然法則に反するもの
自然法則に反する場合には発明には該当しません。よく言われるのが永久機関で、実際にたまに永久機関に関する出願を目にします。
(iii) 自然法則を利用していないもの
発明該当性の拒絶理由の殆どは、これじゃないかと思います。むしろ、これ以外の理由で発明該当性が指摘された場合には、そもそも出願が適切に行われているか怪しいです。いや、個人的な意見ですが。
文字通り、そして元々の条文通り、自然法則を利用していない場合には発明に該当しません。審査基準には以下が例示されています。
(1) 自然法則以外の法則(例：経済法則)
(2) 人為的な取決め(例：ゲームのルールそれ自体)
(3) 数学上の公式
(4) 人間の精神活動
(5) 上記(1)から(4)までのみを利用しているもの(例：ビジネスを行う方法それ自体)
こまこまと説明してもよいのですが、実務的に有益かといえばそうでもないので省略します。対応策としては、わりと決まり切ってますので。
技術的思想の創作
特許法上の発明であるためには、技術的思想の創作である必要があります。特許実用新案審査基準では、例として以下の類型を挙げています。
(i) 技術的思想でないもの
(ii) 単なる発見であって創作でないもの
(iii) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの
(i) 技術的思想でないもの
発明は、技術的思想である必要があります。したがって、以下は発明には含まれません。
(1) 技能(個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)
(2) 情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)
(3) 単なる美的創造物
(ii) 単なる発見であって創作でないもの
単なる発見は、創作になりませんから、発明にはあたりません。なんというか、例えば海に行ってワカメを発見しても創作にはならないし、発明にもならないわけです。一方で、新規の化合物などを天然物から単離した場合には、発明にあたります。例えば、昆布からグルタミン酸を単離した発見は、発明でもあったわけです。
(iii) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの
これは、実際上不可能なものですね。地上全体を紫外線吸収膜で覆って、皮膚がんを予防する等々が挙げられます。
どのように対応すればよいか
それでは発明該当性違反の拒絶理由に対し、どのように対応すればよいでしょうか。
基本的には、この拒絶理由を指摘されるのは、制御系の発明か、情報処理系の発明です。また、基本的には自然法則を利用していないことが理由となっています。そして、大体、拒絶理由は適切です。対応としては、大体、補正一択となります。どのような補正かというと以下の通りです。
（１） ハードウェア構成（装置）を特定する
（２） ハードウェア構成による動作を中心に機能として書き換える
（３） ユーザー（人）の動作は、削除するかまたはユーザーの動作の目的後を主語に置き換えて受け身の表現とする
大体、こんな感じの補正で解消します。要は、人の動作が入ってくると、自然法則を利用していないと判断されることが殆どです。ですから、ざっくりとお伝えすると、ハードウェア構成を中心に動作を記載して、人の動作を削除すると発明該当性の拒絶理由が解消します。単なる不毛な言葉遊びですね。
例えば、請求項中に以下のような記載があったとします。
例： ユーザーが入力手段を介して設定値を入力する
この場合、ユーザー中心の動作になっています。では、ハードウェア構成はと言えば、入力手段です。したがって入力手段中心に記載を置き換えます。この場合に、人の動作は、「機能」として置き換え、受け身に変更します。可能であれば、ユーザーの記載も削除します。
例： (ユーザーにより)設定値が入力される入力手段
いかがでしょうか。ハードウェア構成主体に置き換えることにより、人の動作がある程度ではありますが、見えなくなり、ハードウェア構成の機能を特定したようにみえるようになりました。このようにして、請求項中の記載書き換え、人の動作をなくしていくことで、概ね拒絶理由の解消が可能です。
留意点
発明該当性の拒絶理由が指摘される場合、新規性・進歩性の判断がなされないことが多々あります。したがって、審査が開始される前に、予め発明該当性について満たすように、請求項の記載を整えることをお勧めします。
