今回は、発明該当性に続いて、産業上の利用可能性について解説します。
産業上の利用可能性とはなにか
特許制度は、産業の発展に寄与することを目的としています。特許権は、他社の発明の実施を排除する強力な権利(独占排他権)ですから、産業と無関係な分野まで権利が及ぶのは適当ではありません。このため、特許法では、産業に利用可能な発明に限って特許権を付与することとしています。
特許法第29条第1項柱書
早速、特許法の条文を見てみましょう。産業上の利用可能性は特許法第29条第1項柱書に規定されています。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
まんまですね。このままだとどう対応できるのかわかららいので、特許実用新案審査基準の記載を基に、考えていきましょう。
産業の定義
まず、「産業」の定義ですが、ここでは、広義に解釈されるといわれています。すなわち、工業のみに限定されるのではなく、製造業、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業等が含まれると解釈されています。
正直なところ、分野はほぼほぼ気にしなくて問題ありません。これ自体が問題となることはみたことがありませんから。
産業上利用可能でない発明
よくわからないので次です。具体的にみていきましょう。特許実用新案審査基準には、産業上の利用可能性の要件を満たさない発明として以下の類型が挙げられています。
(i) 人間を手術、治療又は診断する方法の発明
(ii) 業として利用できない発明
(iii) 実際上、明らかに実施できない発明
3つの類型があるのですが、拒絶理由が通知される場合としては、ほぼ100%(i)一択です。手術、治療、診断方法を請求項に記載すると、発明の産業上の利用可能性が否定されます。
ポイントとしては、「人間」が対象であること、それから、人間に対して「手術、治療又は診断する」という能動的な動作が記載されることですね。
産業上利用可能な発明
次です。逆に産業上利用可能な発明は、どのような発明でしょうか。上記以外全部、というのが正直なところですが、特許実用新案審査基準では、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」でない発明の類型を以下のように記載しています。
(1) 医療機器、医薬等の物の発明
(2) 医療機器の作動方法
(3) 人間の身体の各器官の構造又は機能を計測する等して人体から各種の資料を収集するための方法
(4) 人間から採取したものを処理する方法
どのように対応すればよいか
それでは産業上の利用可能性違反の拒絶理由に対し、どのように対応すればよいでしょうか。対応としては、大体、補正一択となります。但し、場合によってできる選択肢は変わり得ます。
まず、上述した(2)医療機器の作動方法や(3)計測方法で拒絶理由が指摘される場合があります。これは、請求項中のどこかに医師等による人の治療ステップや、機器による人体への作用ステップ等が含まれているためです。したがって、まず、対応方法としては、請求項中で指摘されたステップをうまく削除するというのが一つの方法です。もう一つの方法としては、治療、作用させる対象から「ヒトを除く」ように補正することです。人間に対する方法ではなくなりますから。但し、後者の方法としては、人間を対象とした部分が権利範囲から外れてしまいますので、本当にそれで問題ないか今一度お確かめください。
さらに、(2)、(3)については、装置発明の請求項が存在しない場合には、方法から装置の発明に書き換えるのも一案ですね。個人的には、装置の発明を追加しつつ、方法については、上記の方法で対応を考えます。
(4)については、主に再生医療を意識した場合ですね。人体から組織等を採取した後これを同一人に戻すことを前提にしていると産業上の利用可能性がないものとされます。ですので、「同一人に戻さない」ことを限定するのも一案です。また、同一人に戻すにしても採取後加工することが前提であれば、産業上の利用可能性があるものと認められますので、採取後の加工ステップを追加する方法も一案です。
留意点
発明該当性と同様、産業上の利用可能性の拒絶理由が指摘される場合、新規性・進歩性の判断がなされないことが多々あります。したがって、審査が開始される前に、予め産業上の利用可能性について満たすように、請求項の記載を整えることをお勧めします。